Marques: Evaluation et prix de transfert

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L’European American Chamber of Commerce

a le plaisir de vous inviter à une réunion des  Comités Propriété Intellectuelle et Fiscal

avec les éclairages de :

  • Thomas GOUNEL, Directeur, Evaluation et Modélisation Financière, Deloitte Finance
  • Grégoire de VOGÜÉ, Avocat, Associé, en charge de l’équipe des prix de transfert, Taj, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • Julien PELLEFIGUE, Associé, économiste, spécialisé en prix de transfert, Taj, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • Anne DESMOUSSEAUX, Avocat, Modérateur, Présidente du Comité Propriété Intellectuelle

Le Mercredi 6 Juillet 2016

Lieu :

Cabinet ORRICK RAMBAUD MARTEL

 

Brexit : les conséquences sur les marques et brevets

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Brexit ADminister

Depuis son entrée dans l’Union Européenne, la législation britannique s’est peu à peu harmonisée avec celle de l’Union Européenne. Le Brexit change la donne et engendre des conséquences lourdes pour les entreprises.

 

Un changement radical : le Brevet Unitaire Européen 

Le Brevet Unitaire qui devrait apporter une protection supranationale aux inventeurs dans 26 pays européens, est le premier impacté par le Brexit. Attendu pour 2017, sa création est reportée suite à l’annonce du référendum. Le Brevet Unitaire a la particularité d’assurer aux inventions une protection uniforme dans les Etats signataires, un régime unique de taxe ainsi que la mise en place de la Juridiction Unifiée des Brevets (JUB). En attendant la signature de l’Accord par la France et l’Allemagne, les inventeurs sont dans l’obligation de protéger leurs inventions auprès de chaque institution nationale. Ce nouvel accord ne s’appliquera donc pas au Royaume-Uni qui se prive d’une opportunité et d’une simplification majeure en Propriété Industrielle. De plus, suite au Brexit, le Brevet Unitaire perd de sa valeur, le Royaume-Uni étant l’un des pays contenant le plus de dépôts de brevets avec la France et l’Allemagne.

Les marques déposées

Le Brexit a également des conséquences lourdes pour les marques. Contrairement au brevet, le système des marques est déjà unifié au sein de l’Union Européenne. Plutôt que de déposer une marque dans chaque Etat de l’Union Européenne, les entreprises peuvent obtenir l’enregistrement d’une marque unitaire, valable dans toute l’Union. Or, avec la sortie du Royaume-Uni, il est possible qu’une marque déposée au sein de l’Union Européenne ne soit plus valable au Royaume-Uni. Ces règles seront définies lors des négociations à venir, mais nul doute que le monde de la Propriété Industrielle sera refondé en Europe.

Nous conseillons donc aux entreprises, lorsque l’enjeu commercial est significatif, de déposer leur marque tant au niveau européen qu’au niveau national, au Royaume-Uni, pour ne prendre aucun risque. Enfin, pour assurer le contrôle de vos actifs, il devient prudent d’auditer l’ensemble de votre portefeuille de marques et de se demander s’il est nécessaire de dupliquer une marque européenne en marque britannique.
Le cabinet ADminister reste à votre écoute et saura apporter les bonnes réponses à vos inquiétudes.

Florian Daifuku

LOUBOUTIN : Les escarpins à semelles rouges

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Toutes les femmes du monde adeptes de la mode, sauront rapidement identifier une chaussure Louboutin. Depuis 1992, le concepteur des chaussures Louboutin, Christian Louboutin se distingue singulièrement, de ses concurrents en vendant des chaussures pour femme de semelles rouges. Si cette marque a su marquer l’esprit des consommateurs, ce n’est que depuis peu qu’elle est parvenue à s’imposer face à ses concurrents.
Durant de nombreuses années,  Christian Louboutin n’a demandé aucune protection. Ce n’est qu’en 2000, soit près de dix ans plus tard, qu’il a déposé une première demande d’enregistrement de sa marque aux Etats-Unis, sur la base d’un enregistrement Français. Graphiquement, la marque prenait la forme d’une semelle dessinée en deux dimensions, elle était décrite comme représentant une «chaussure de semelle rouge». La marque fut enregistrée mais a très vite fait l’objet de controverses aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe.
 Chaussures
Aux Etats-Unis tout d’abord ! Alors qu’il agissait en contrefaçon contre l’entreprise française Yves Saint Laurent pour avoir commercialiser des chaussures entièrement rouges (semelles comprises), Christian Louboutin a été contraint de délimiter sa marque de manière plus restrictive. En effet, la Cour d’appel (1) a admis la validité de la marque Louboutin mais a jugé que celle-ci ne se caractérisait pas par la couleur rouge de la semelle, mais par le contraste existant entre la couleur de la semelle et la couleur de la partie supérieure de la chaussure.
Par conséquent, la marque ne trouvera protection que s’il existe un contraste entre la semelle de couleur rouge d’une chaussure et le reste de la chaussure, de sorte qu’un fabriquant de chaussure tel que Yves Saint Laurent peut aisément commercialiser des chaussures de couleur rouge, sans violer la marque Louboutin. La Cour est parvenue à une solution qui permet à la fois de protéger les éléments uniques de la marque Louboutin, tout en conservant une concurrence effective sur le marché, et ce conformément aux principes fondamentaux du droit des marques.
Mais c’est en France dans le cadre d’un litige l’opposant à Zara France, que la marque a vu rouge. Alors que tribunal de première instance avait jugé la marque litigieuse valide, en la qualifiant de marque complexe, la Cour d’appel (2) ainsi que la Cour de cassation (3), n’ont pas suivi un tel raisonnement. Elles ont fait  le choix de placer le débat sur l’opportunité de représenter en deux dimensions une marque constituée par la semelle d’une chaussure. Les cours ont jugé que le dessin soumis à l’enregistrement par Louboutin ne permettait pas à première vue de représenter une semelle. Autrement dit, les cours critiquaient la représentation graphique choisie par Louboutin. Elles ont considéré que le dessin soumis à l’enregistrement n’était pas en mesure de capturer clairement les trois aspects dimensionnels de la semelle d’une chaussure et par conséquent d’assurer la perspective appropriée. La marque litigieuse ne pouvait être représentée qu’en trois dimensions.
Tirant les conséquences de cet arrêt, un nouveau dépôt a été effectué aux Etats-Unis également calqué sur un enregistrement effectué en France. Grâce à ce nouveau dépôt Christian Louboutin est sorti victorieux de ses combats contre les contrefacteurs présumés, qui vendaient des chaussures à talons hauts avec des semelles rouges (4).
TM Louboutin
Quels enseignements à en tirer ?
Les arrêts « Louboutin » ne doivent pas être interprétés comme traduisant une réticence des juges à la protection de la couleur en tant que marque, mais plutôt comme des guides édifiants, sur la façon d’enregistrer une marque de couleur, pour garantir l’effectivité de vos droits.
Premièrement, il est essentiel que vous adoptiez une stratégie d’enregistrement. Notez que dans le cadre de cette affaire, Louboutin a été contraint de demander l’enregistrement d’une marque dessinée de manière plus étroite : une semelle rouge contrastant avec la partie supérieure d’une chaussure pour femme, représentée dans un format approprié pour refléter la position de la marque par rapport au produit. Louboutin a également dû restreindre les marchandises sous-jacentes à la marque, à savoir, des chaussures de luxe pour femmes.
Par ailleurs, une couleur générique ne peut pas être enregistrée en tant que tel, en particulier si cette couleur n’est pas uniformément représentée sur le dessin soumis à enregistrement. Si vous recherchez la protection par le droit des marques d’une seule couleur, vous devez au minimum, spécifier une nuance particulière de la couleur pour laquelle vous voulez obtenir une protection, en utilisant une référence à un code de couleurs international tel que le Pantone.
Enfin, pour faire cesser une atteinte à votre droit, par le biais d’une action en contrefaçon par exemple, vous devez pour que celle-ci puisse prospérer, être stratégique dans le choix des défendeurs à votre action. Dans le litige considéré, Louboutin a choisi un concurrent qui commercialisait des chaussures de couleur rouge. Or la marque Louboutin n’est caractérisée que par une semelle de couleur rouge qui se contraste avec la couleur de la chaussure, l’action en contrefaçon ne pouvait donc aboutir. Il faut aussi se demander si le demandeur est un concurrent direct, s’il entend s’implanter sur le même marché que vous. Il s’agissait en l’occurrence du marché de luxe, des chaussures de haute couture. Yves Saint Laurent était à l’évidence un « concurrent » de Louboutin.
1. CA New-York 5 Septembre 2012
2. CA Paris 22 Juin 2011
3. Cass Com 30 Mai 2012
4. CA Bruxelles 18 novembre 2014 ;  TGI Paris 16 Octobre 2014 Christian Louboutin c/ Laken Ngami
Lire l’article publié au Trademark Reporter : vol105_No6_Hocking-Desmousseaux (2)

L’UNIFAB condamne les déclarations d’ALIBABA

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L’UNIFAB condamne les récentes déclarations du président de la plateforme de e-commerce ALIBABA sur la contrefaçon. De son adhésion à la Coalition Internationale contre la Contrefaçon, à sa coopération avec l’UNIFAB, le président de la première plateforme de e-commerce chinoise ALIBABA, ne cesse de manifester sa volonté de s’engager dans la lutte contre la contrefaçon. Ses récentes déclarations viennent pourtant susciter l’interrogation sur ses réelles intentions.

Vrai faux

A l’occasion de la journée dédiée aux investisseurs, le président de la plateforme Jack MA, a affirmé que « les produits contrefaisants sont aujourd’hui de meilleure qualité et à un meilleur prix que les produits authentiques qui proviennent des vraies maisons… ». L’Union des Fabricants (UNIFAB), association française de lutte contre la contrefaçon, a condamné ces déclarations, en les qualifiant de mensongères voire de calomnieuses. L’UNIFAB a ainsi rappelé dans son communiqué que « les produits de contrefaçons sont très souvent fabriqués avec des matériaux de piètre qualité et sont préjudiciables aux économies nationales ».

A l’occasion de la journée dédiée aux investisseurs, le président de la plateforme Jack MA, a affirmé que « les produits contrefaisants sont aujourd’hui de meilleure qualité et à un meilleur prix que les produits authentiques qui proviennent des vraies maisons… ». L’Union des Fabricants (UNIFAB), association française de lutte contre la contrefaçon, a condamné ces déclarations, en les qualifiant de mensongères voire de calomnieuses. L’UNIFAB a ainsi rappelé dans son communiqué que « les produits de contrefaçons sont très souvent fabriqués avec des matériaux de piètre qualité et sont préjudiciables aux économies nationales ».

Plus de 60% de produits contrefaits sur certains sites de vente en ligne  chinois

Il convient à ce titre de souligner que la contrefaçon a pris une dimension considérable avec les opportunités qu’offre la vente sur internet. De telle sorte que la lutte contre la vente en ligne des produits contrefaits, constitue une préoccupation majeure pour l’UNIFAB et plus généralement pour les titulaires des droits de Propriété Intellectuelle. Ainsi, selon des chiffres publiés par l’administration chinoise SAIC, sur certains sites chinois de vente en ligne, la contrefaçon dépasserait 60% des produits proposés au consommateur.

Une position ambiguë de la part d’Alibaba

La plateforme de e-commerce ALIBABA est à ce titre régulièrement accusé par les grandes marques internationales de laxisme, dans ses efforts pour enrayer la distribution de produits contrefaits sur ses sites. C’est donc tout naturellement, qu’à la suite des propos tenus par son président, que Richard Yung, Président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC) a invité ALIBABA à « rompre avec son discours ambigu et à traduire en actions concrètes son engagement en faveur de la lutte anti-contrefaçon.

Source CP-UNIFAB-déclarations-Alibaba

Secret des affaires : impact de la directive européenne

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Le parlement européen a adopté le Jeudi 14 avril dernier une directive sur le secret des affaires, qui protège les entreprises contre l’espionnage économique et industriel.

Jusqu’ici en effet, il n’existait pas en France, de dispositions spécifiques en la matière. Les entreprises victimes pouvaient alors recourir au Droit Pénal ou de la Propriété Industrielle pour obtenir réparation de leur dommage.

Partant du constat selon lequel 1 entreprise sur 5 est victime, chaque année, du vol de ses secrets d’affaires, les députés européens ont souhaité doter les entreprises européennes, d’un cadre juridique harmonisé, qui les protège du vol, ou de la divulgation illicite de leurs données à caractère commercial.

Qu’est ce que « le secret d’affaires » ?

La directive définit dans son article 2, le « secret d’affaires » comme toutes informations 

  • Secrètes: elles doivent être inconnues des personnes qui s’occupent normalement de l’information en question ou ne pas leur être aisément accessible
  • Ayant une valeur commerciale en raison de leur caractère secret
  • Soumises à des mesures raisonnables afin de les garder confidentielles

Ces trois caractéristiques étant cumulatives, l’information ne remplissant pas ces trois critères, ne sera pas protégée par le secret des affaires.

En pratique, il convient de veiller à identifier clairement les informations pouvant être considérées comme relevant du secret d’affaires, en apposant par exemple une mention « secret d’affaires » sur les documents à protéger.

Il faut également faire attention à ce qu’un nombre limité de personnes ait accès à ces informations.

Quelle protection ?

Les personnes physiques ou morales, victimes de vol ou d’une utilisation illégale de leurs secrets commerciaux, pourront notamment demander en justice

  • La cessation ou l’interdiction provisoire de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires
  • L’interdiction de fabriquer, d’offrir, de mettre sur le marché ou d’utiliser les produits délictueux

o   Une mesure de confidentialité durant la procédure judiciaire

o   Des mesures dites correctives : la destruction des informations secrètes obtenues illicitement, de tout document ou matériau qui met en œuvre le secret des affaires, ou la remise de ces éléments au détenteur de secret des affaires

  • La réparation du préjudice subi
  • La récupération des bénéfices illicitement obtenus par le contrevenant
  • La publication du jugement, pour autant que le secret d’affaires ne soit pas divulgué dans celui-ci.

Adoptée un peu plus de deux semaines après le scandale sur l’évasion fiscale des « Panama Papers », et à quelques jours du procès du lanceur d’alerte Antoine Deltour et du journaliste français Edouard Perrin, cette directive fait l’objet de vives controverses.

Les opposants à cette directive redoutent que sous couvert de lutte contre l’espionnage industriel, les libertés d’information et d’expression soient menacées.

Conscients de ces risques, le parlement européen et les Etats membres ont prévu des exemptions au secret des affaires. La personne détentrice d’une information confidentielle ne bénéficiera pas d’un droit au recours en cas de divulgation ou d’obtention illicite d’une telle information pour l’une des finalités suivantes :

  • L’exercice de la liberté d’expression et d’information
  • La révélation d’une faute, d’une malversation ou d’une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général tels que la sécurité publique, la protection des consommateurs ou l’environnement.
  • Lorsque le défendeur a agi pour protéger un intérêt légitime reconnu par le droit communautaire ou national

Il reviendra au juge de déterminer au cas par cas, si l’information révélée l’a été à des fins d’intérêt public général ou légitime. Pour l’heure, faute d’avoir obtenu le report de l’adoption de la directive, ses opposants réclament l’adoption d’un texte spécifique à la protection des lanceurs d’alerte.

Quelle Suite ? 

Les Etats Membres ont jusqu’en 2018 pour transposer la directive dans leur droit interne. La directive fixe des exigences de garanties minimales, les Etats ont donc la possibilité de prévoir une protection plus étendue pour protéger les entreprises contre l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de leurs informations.

On se souvient qu’en 2015 déjà, le gouvernement français avait envisagé d’introduire dans la loi Macron des dispositions sur le secret des affaires à la teneur proche de la directive.

Réforme des marques en Europe

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Important changes came up in Europe regarding trademark systems.
Legislative amendments have been adopted and will soon be enforced:
• Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council will modify the Community trademark practice now renamed European Union Trademark (EUTM). New rules will apply as of March 24, 2016. Beside new naming, immediate changes will affect the costs and the designation of goods and services with a monoclass system and the necessity to clarify the extend of the protection as far as the goods and services are concerned.
• Directive (UE) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council aimed to harmonize and bring into line national trademark laws with the EU trademark system in order to create equal conditions for the registration and protection of trademarks throughout the Union.
The member states will have until January 14, 2019 to bring into line their national trademark laws with the EU trademark system and until January 14, 2023 to organize administrative revocation and cancellation proceedings.

Startup Weekend Université Paris Dauphine

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Le Startup Weekend est un événement de 54 heures où des développeurs, des commerciaux, des communicants, des porteurs de projets et des étudiants se rencontrent pour créer des équipes, partager leurs idées, et lancer des startups.

Anne Desmousseaux interviendra comme Coach/Mentor pour aider les équipes à formaliser leur projet en y intégrant les aspects PI.

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Du 22 au 24 janvier, 2016.

Marques PRAY FOR PARIS ou JE SUIS PARIS

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Depuis le 14 novembre 2015, l’INPI a commencé à recevoir des demandes d’enregistrement de marques portant sur des signes tels que « PRAY FOR PARIS » ou « JE SUIS PARIS ».

L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques ou leurs variantes car elles apparaissent contraires à l’ordre public.

En effet, ces marques sont composées de termes qui ne sauraient être captés par un acteur économique du fait de leur utilisation et de leur perception par la collectivité au regard des événements survenus le vendredi 13 novembre 2015.

Source : Communiqué de Presse 20/11/2015 – INPI

INTA – Leadership Meeting

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Panama LMEnvol pour Panama !

Du 17 au 20 novembre a lieu le « Leardership Meeting » organisé par l’INTA (International Trademark Association). Le cabinet ADminister participe à la Grande Conférence Internationale des avocats et conseils en droit de la Propriété Industrielle et Intellectuelle, opportunité exceptionnelle de débattre sur les nouvelles questions de marques découlant de la mondialisation du commerce.

C’est avec plaisir que nous représentons la France.